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透明計劃

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Zero

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因此對于亞馬遜電商而言，在開拓美國站市場之前先完成美國商標(biāo)注冊申請，是成功開拓美國市場的關(guān)鍵一步，也是實(shí)現(xiàn)品牌保護(hù)的重要前提。

（二）申請美國商標(biāo)注冊是防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險的重要舉措

近年來，深圳企業(yè)涉美國商標(biāo)訴訟案件數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，連續(xù)五年在深圳企業(yè)涉訴的美國商標(biāo)訴訟案件中,有95%以上的深圳企業(yè)均作為被告，其中絕大部分為跨境電商中小型企業(yè)，這些跨境電商，大多由于涉及的知識產(chǎn)權(quán)受地域性保護(hù)的限制，再加之知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識淡薄、管理制度較不完善等原因，導(dǎo)致其在經(jīng)營過程中可能侵犯他人商標(biāo)權(quán)利，從而卷入侵權(quán)糾紛，遭受包括但不限于如下所列出的不利影響：

1.被訴商標(biāo)侵權(quán)所帶來的不利影響

若亞馬遜美國站電商在沒有注冊商標(biāo)的情況下隨意銷售附帶他人商標(biāo)權(quán)屬的產(chǎn)品，可能造成自身被訴侵權(quán)，美國法院在不通知電商的情況下即可發(fā)布臨時限制令凍結(jié)電商的亞馬遜賬戶資金，亞馬遜電商需要耗費(fèi)大量的時間與金錢來處理糾紛。若法院判決侵權(quán)成立，電商除了需要執(zhí)行判決書要求的高昂的判賠額之外，還可能被下發(fā)永久禁止令，甚至可能導(dǎo)致店鋪關(guān)停的嚴(yán)重后果。同時，原告還可能根據(jù)判決書將其能夠查詢到的所有關(guān)聯(lián)收款賬戶予以限制，這對亞馬遜電商的整體經(jīng)營產(chǎn)生巨大影響。

2.不注冊商標(biāo)對自有品牌保護(hù)的不利影響

電商在亞馬遜美國站經(jīng)營時，若不申請美國商標(biāo)注冊，一是不能適應(yīng)亞馬遜的品牌化政策進(jìn)行品牌備案，無法通過平臺有力打擊制止其他商家的侵權(quán)行為；二是不利于自身在經(jīng)營過程中對自有品牌的打造和長遠(yuǎn)發(fā)展，面對他人侵權(quán)行為時缺乏有力的法律武器。

因此，隨著美國商標(biāo)訴訟風(fēng)險日益增加，注冊美國商標(biāo)成為跨境電商防范商標(biāo)侵權(quán)糾紛的重要舉措，積極申請注冊美國商標(biāo)以保護(hù)自主品牌十分必要。

二、亞馬遜美國站電商申請注冊美國商標(biāo)的方式及流程

亞馬遜美國站電商可選擇的申請注冊美國商標(biāo)的方式主要包含單一國家注冊和馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國。

對于亞馬遜美國站電商而言，采用單一國家注冊的方式最快可在一個工作日內(nèi)獲得美國商標(biāo)申請?zhí)柡笠訲M標(biāo)進(jìn)行亞馬遜品牌備案，而采用馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國方式最快也需要2-3個月才能獲取美國商標(biāo)申請?zhí)枴Ｒ虼顺鲇诳旖菪缘目紤]，大多數(shù)電商優(yōu)先選擇采用單一國家注冊的方式進(jìn)行美國商標(biāo)注冊。本部分將重點(diǎn)介紹單一國家注冊方式，并將其與馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國的方式進(jìn)行對比，以供亞馬遜美國站電商參考。

（一）單一國家注冊方式

單一國家注冊指申請人直接向美國專利商標(biāo)局（）提交注冊申請的方式進(jìn)行商標(biāo)注冊保護(hù)。

1.申請主體

依據(jù)美國商標(biāo)法規(guī)定，商標(biāo)注冊申請人可以是任何國家或地區(qū)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、商業(yè)者、自然人。

需要注意的是，2019年7月2日，為減少境外申請人提交不合法申請，宣布了一項(xiàng)新規(guī)定，要求所有外國申請人必須由一名獲得美國執(zhí)業(yè)許可的代理律師處理其在美國的商標(biāo)業(yè)務(wù)。因此對于我國在開拓亞馬遜美國站的跨境電商而言，我國企業(yè)及個人進(jìn)行美國商標(biāo)注冊申請業(yè)務(wù)時必須委托持有美國執(zhí)業(yè)資格的律師。

2.申請類型

美國聯(lián)邦商標(biāo)法 (The Act)第15條規(guī)定, 任何符合要求的“文字、名稱、符號、圖案或組合”都可以注冊為商品或服務(wù)標(biāo)志。按照商標(biāo)表現(xiàn)形式主要分為文字、圖形/設(shè)計商標(biāo)、聲音商標(biāo)和三維立體商標(biāo)，文字和圖形為常見商標(biāo)類型。

3.申請基礎(chǔ)

申請人直接向提交申請時，必須選擇商標(biāo)的申請基礎(chǔ)，即 。美國商標(biāo)注冊申請的“基礎(chǔ)”是美國商標(biāo)法所規(guī)定的法律基礎(chǔ)。以下是四種基礎(chǔ)和要求：

申請基礎(chǔ)

要求

已使用

Use in 1(a) of the Act.

提交申請時，商標(biāo)已在美國使用。需提供商標(biāo)在美國及全球?qū)嶋H投入商業(yè)使用的時間及相關(guān)證據(jù)。根據(jù)目前的審查情況，對于中國申請人使用證據(jù)的審查非常嚴(yán)格。

意向使用

-to-use 1(b) of the Act.

提交申請時，商標(biāo)尚未在美國實(shí)際投入商業(yè)使用。但是申請人在商標(biāo)申請日之后有將商標(biāo)在美國進(jìn)行商業(yè)使用的真實(shí)意圖。申請時無需提交使用證據(jù)，但申請通過實(shí)質(zhì)審查后，需提供相應(yīng)商標(biāo)使用證據(jù)，否則將視為放棄相關(guān)申請。

基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)

of a mark in a ’s of 44(e) of the Act.

基于在中國的商標(biāo)注冊證，向提交申請。商標(biāo)圖樣及申請人信息需要與國內(nèi)注冊完全一致，商品/服務(wù)項(xiàng)目需在國內(nèi)注冊證的保護(hù)范圍內(nèi)。此申請基礎(chǔ)，不需要提供商標(biāo)使用證據(jù)。

基于優(yōu)先權(quán)申請

of , upon an - , 44(d) of the Act.

在6個月優(yōu)先權(quán)日內(nèi)，基于國外申請向提交申請。待初審審查通過后，再提交基礎(chǔ)商標(biāo)的注冊證。若外國基礎(chǔ)商標(biāo)還未核準(zhǔn)注冊，則需提供商標(biāo)使用證據(jù)。

其中，“已使用”和“意向使用”為亞馬遜美國站電商較常用的商標(biāo)注冊申請基礎(chǔ)，其提交使用證據(jù)的時間節(jié)點(diǎn)不同。具體流程差異可參考下圖：

4.申請費(fèi)用

美國商標(biāo)注冊的費(fèi)用主要由兩部分組成，包括收取的官費(fèi)和律師代理費(fèi)。商標(biāo)官費(fèi)在一定期限內(nèi)是固定的，而代理費(fèi)會根據(jù)代理方收取標(biāo)準(zhǔn)、選擇的套餐不同而存在差異。比如已使用的商標(biāo)申請官費(fèi)大約350美元/每類；意向使用的商標(biāo)申請官費(fèi)大約450美元/每類。使用線上方式申請商標(biāo)注冊所涉及的費(fèi)用（不包含代理費(fèi)），如下圖所示：

美國商標(biāo)申請相關(guān)官費(fèi)

項(xiàng)目編號

項(xiàng)目名稱

官費(fèi)（美元）

2.6(a)(1)(iii)

通過填寫標(biāo)準(zhǔn)表格（TEAS ）遞交商標(biāo)申請（ ）

350/類

2.6(a)(1)(iv)

通過填寫最簡級表格（TEAS Plus Form）遞交商標(biāo)申請（ ）

250/類

2.6(a)(1)(v)

商標(biāo)修正費(fèi)用（針對未使用商標(biāo)）

100/類

2.6(a)(2)(i)-(ii)

商標(biāo)使用修正（針對已使用商標(biāo)）

100/類

2.6(a)(3)(i)-(ii)

遞交商標(biāo)使用聲明（ of Use）

100/類

2.6(a)(4)(i)-(ii)

遞交商標(biāo)使用說明延期六個月請求（ for 6- ）

125/類/次

2.6(a)(19)(i)-(ii)

請求分割申請

100/類

5.申請流程

入駐亞馬遜美國站的商標(biāo)注冊從遞交申請到獲準(zhǔn)注冊總共所需的時間，在無異議的情況下約為8-12個月，主要分為以下六個階段：

（1）商標(biāo)查詢階段

如果發(fā)現(xiàn)類似或相同的商標(biāo)，并且該商標(biāo)受到商標(biāo)申請中指定的類似/相同商品或服務(wù)的保護(hù)，則申請可能會被駁回。因此在提交申請前做好商標(biāo)查詢，可以增加商標(biāo)注冊成功的機(jī)率。

（2）申請?zhí)峤浑A段

申請人直接向提交商標(biāo)注冊申請，若申請材料符合要求，會在1至10個工作日內(nèi)下發(fā)商標(biāo)受理通知書并分配申請?zhí)枺暾埲丝梢酝ㄟ^TSDR（ and ）系統(tǒng)查詢申請情況或者電話咨詢（1-800-786-9199）其商標(biāo)狀態(tài)。

亞馬遜美國站的電商在獲得商標(biāo)受理通知書后可以使用TM標(biāo)進(jìn)行亞馬遜品牌備案。

（3）商標(biāo)審查階段

如果申請人的資料符合要求，會將材料分配給審查員進(jìn)一步審查，以確定申請人的商標(biāo)申請是否符合聯(lián)邦法律的要求。審查周期3-6個月，如未發(fā)現(xiàn)駁回理由，商標(biāo)進(jìn)入公告階段/提供使用證據(jù)階段。

（4）審查意見階段

如在商標(biāo)審查過程中，發(fā)現(xiàn)存在駁回理由的，會發(fā)出審查意見通知書。官方意見發(fā)出之日起有6個月答復(fù)期，申請人必須在答復(fù)期內(nèi)針對前述官方意見進(jìn)行答復(fù)，否則會被視為放棄申請。答復(fù)通過后，將安排公告；如答復(fù)未通過，會再次發(fā)出審查意見，申請人再有6個月的答復(fù)期限。若申請人放棄答復(fù)，將發(fā)出最終駁回意見。若申請人答復(fù)未通過，審查員有可能會再次給予期限答復(fù)或發(fā)出最終駁回意見。通常情況下，審查員會有2-5次的審查意見發(fā)出機(jī)會，具體以審查員的個案審查情況為準(zhǔn)。

（5）公告異議階段

審查通過后，會對擬注冊商標(biāo)進(jìn)行公告，該公告在的官網(wǎng)刊登，每周進(jìn)行更新。公告期為30天，對商標(biāo)有異議的，應(yīng)在30天內(nèi)向提出異議申請。將在2個月內(nèi)對異議進(jìn)行審核，異議不成立的將進(jìn)入下一階段。

（6）登記注冊階段

若無第三方異議或異議不成立，在商標(biāo)公告期結(jié)束后，將核準(zhǔn)注冊該商標(biāo)并頒發(fā)注冊證書。

亞馬遜美國站的電商在獲取商標(biāo)注冊證書后可在亞馬遜將之前已進(jìn)行品牌備案的TM標(biāo)轉(zhuǎn)化為R標(biāo)，或直接進(jìn)行R標(biāo)品牌備案，以獲取更全面的品牌權(quán)限。

（二）馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國方式

如前所述，擬入駐亞馬遜美國站的電商可以通過直接向申請注冊的方式進(jìn)行商標(biāo)注冊保護(hù)，也可以通過馬德里國際注冊方式將保護(hù)延伸至美國。以下為兩種申請方式主要階段的時長對比：

申請方式

直接向遞申請

通過馬德里注冊指定美國

受理需時

1-10個工作日左右

6-10個月左右收到馬德里國際注冊證

注冊需時

8-10個月（以順利核準(zhǔn)計算）

12-18個月（以順利核準(zhǔn)計算）

注冊時效

10年，期滿前6個月可以續(xù)展（直接向提交續(xù)展申請并提交9-10年使用證據(jù)）

10年，國際注冊證期滿前3個月可以續(xù)展（向國際局提交續(xù)展申請），但提交續(xù)展申請后，需自指定美國的注冊日期起的9-10年內(nèi)提交使用證據(jù)

（注：依照美國商標(biāo)法特別規(guī)定，美國注冊商標(biāo)權(quán)利人需在商標(biāo)注冊之日起的5-6年內(nèi)提交符合要求的使用證據(jù)后，才可維持商標(biāo)權(quán)利）

除此之外，兩者還有以下主要區(qū)別：

1.只有申請人原屬國為馬德里協(xié)定締約方或馬德里議定書締約方的成員國，才能通過馬德里國際商標(biāo)注冊的途徑指定美國商標(biāo)注冊。值得注意的是，香港、澳門特別行政區(qū)的申請人還不能通過中國商標(biāo)局辦理馬德里申請。臺灣地區(qū)申請人如在中國商標(biāo)局有已經(jīng)注冊的商標(biāo)或已經(jīng)提交申請、并獲得受理通知書的商標(biāo)，可以通過中國商標(biāo)局辦理馬德里申請。

2.申請人必須先在原屬國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)進(jìn)行基礎(chǔ)注冊或基礎(chǔ)申請，方可提起馬德里商標(biāo)注冊申請。通過馬德里國際注冊指定進(jìn)入美國的申請，不需要提供相應(yīng)的商標(biāo)使用證據(jù)。而如果采用直接向遞交申請的方式，則無需先在國內(nèi)申請或注冊相同商標(biāo)，但必須在遞交商標(biāo)申請的同時或通過初審后遞交使用證據(jù)。

相比較于單一國家注冊方式而言，亞馬遜美國站的電商使用馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國的方式在申請至注冊階段可避開使用證據(jù)的遞交，且官方下發(fā)單獨(dú)的注冊證書，因而仍有較多對美國市場有商標(biāo)注冊需求，但短期內(nèi)無法提供使用證據(jù)的申請人選擇該途徑。同時，需要注意的是，用馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國的方式進(jìn)行亞馬遜美國站的品牌備案時，需使用馬德里指定成員國的單獨(dú)注冊號，而非馬德里國際注冊號。

三、后續(xù)維護(hù)事宜

注冊美國商標(biāo)，僅僅是布局亞馬遜美國站市場的第一步，如果要長久的保護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)利，則應(yīng)注意商標(biāo)的后期維護(hù)，并通過 TSDR 密切關(guān)注商標(biāo)狀態(tài)。商標(biāo)后期維護(hù)主要包括定期提交使用證據(jù)、提交宣誓書和續(xù)展。

（一）提交使用證據(jù)

美國商標(biāo)法規(guī)定，在商標(biāo)注冊成功之日起在第5至6年間，以及注冊后的每個10年均應(yīng)向提交使用證據(jù)。否則，有權(quán)要求逾期者繳納罰金或撤銷未投入使用的注冊商標(biāo)。

（二）提交宣誓書

美國商標(biāo)法第8條規(guī)定，商標(biāo)注冊后第5年和第6年間，商標(biāo)注冊人必須向提交經(jīng)其簽署的宣誓書，宣誓在商標(biāo)注冊后5年內(nèi)已將注冊商標(biāo)使用在所核定的所有商標(biāo)和服務(wù)上。

（三）商標(biāo)續(xù)展

美國商標(biāo)續(xù)展與國內(nèi)一樣，10年續(xù)展一次，續(xù)展后的有效期也是10年。提交續(xù)展的時間是注冊期滿前半年至注冊期滿后6個月（寬展期）內(nèi)，如果在注冊期滿后的6個月寬展期內(nèi)提出續(xù)展的，應(yīng)支付罰金。

四、特別注意事項(xiàng)

（一）關(guān)于申請基礎(chǔ)的確定

如前所述，亞馬遜美國站電商在向提交商標(biāo)注冊申請時，必須先確定商標(biāo)的申請基礎(chǔ)（包括已使用、或意向使用、或基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)、或基于優(yōu)先權(quán)申請）。本部分主要論述基于已使用的申請基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)注冊申請時，亞馬遜品牌備案規(guī)則與美國商標(biāo)法之間的規(guī)則沖突下企業(yè)的應(yīng)對措施。

在中國電商進(jìn)入亞馬遜美國站進(jìn)行產(chǎn)品銷售前或者銷售初期，須做好品牌備案才能進(jìn)行品牌打造、品牌分析以及品牌保護(hù)工作，否則將面臨各式各樣的投訴或侵權(quán)風(fēng)險，甚至導(dǎo)致店鋪關(guān)停的嚴(yán)重后果，進(jìn)行品牌備案的前提是進(jìn)行美國商標(biāo)申請并擁有TM標(biāo)或R標(biāo)。而在中國電商進(jìn)行美國商標(biāo)申請時，若采取已使用的申請基礎(chǔ)，則要求提供在美國本土的在先使用證據(jù)，但對于大部分計劃通過跨境電商平臺開拓美國市場的中國電商而言，亞馬遜平臺是其第一個在美國進(jìn)行銷售的渠道。因此，在亞馬遜品牌備案規(guī)則與美國商標(biāo)法之間的規(guī)則沖突之下，部分電商選擇規(guī)避美國商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，使用虛假的使用證據(jù)來申請商標(biāo)，以便進(jìn)行亞馬遜品牌備案，這將存在商標(biāo)被駁回或被撤銷的極大風(fēng)險。

因此，在未有真實(shí)有效的美國本土在先使用證據(jù)之前，為進(jìn)行亞馬遜品牌備案，電商可考慮通過意向使用的申請基礎(chǔ)以申請注冊美國商標(biāo)，并在申請遞交后的6個月內(nèi)將商標(biāo)投入使用，并遞交商標(biāo)使用聲明（ of use）。雖然采取此方式也會相應(yīng)地增加相關(guān)程序和費(fèi)用，但相較于以提供虛假證據(jù)所帶來的必然的不穩(wěn)定風(fēng)險，建議電商始終將申請流程的合法合規(guī)化放于首位。

（二）關(guān)于申請注冊的商品/服務(wù)的確定

不同于我國的商標(biāo)申請和審查制度，美國商標(biāo)申請以使用在先為原則，同時其審查也并非以群組為單位來審核，所申請注冊的每一個項(xiàng)目/服務(wù)項(xiàng)目均需要申請人提供使用證據(jù)。因此，申請注冊的項(xiàng)目越多則意味著申請人提供使用證據(jù)的負(fù)擔(dān)也會越重，某個商品/服務(wù)項(xiàng)目的使用證據(jù)出現(xiàn)問題可能連帶整個商標(biāo)受影響，甚至可能導(dǎo)致整個商標(biāo)作廢的嚴(yán)重后果。部分電商為“貪多”而增加一些不相關(guān)的商品/服務(wù)項(xiàng)目的商標(biāo)注冊的做法，反而會增加不必要的注冊風(fēng)險。

因此，建議亞馬遜電商按實(shí)際需求進(jìn)行美國商標(biāo)申請注冊，申請遞交前須確認(rèn)所申請注冊的商品/服務(wù)項(xiàng)目是否已實(shí)際使用或有意向使用，以按需申請為原則，在什么商品/服務(wù)上使用就申請注冊什么商品/服務(wù)項(xiàng)目，不盲目增加注冊項(xiàng)目。

（三）關(guān)于最早使用時間的填寫

在申請注冊美國商標(biāo)時，提供使用證據(jù)階段必須如實(shí)填寫商標(biāo)的最早使用時間。若后續(xù)涉及商標(biāo)異議或無效等案件，或者在爭議中涉及該時間，能否提供切實(shí)的時間證據(jù)將是關(guān)系到該商標(biāo)是否會被撤銷的關(guān)鍵因素。

（四）關(guān)于使用證據(jù)的重要性

目前，未能如實(shí)提交“使用證據(jù)”已成為中國電商涉嫌美國商標(biāo)申請材料造假的主要理由之一，對商標(biāo)使用證據(jù)的審查越來越嚴(yán)格，過往一些申請人采用PS等方式偽造使用證據(jù)的方式已無法規(guī)避嚴(yán)格的審查要求。

在美國商標(biāo)審查過程中，當(dāng)審查員認(rèn)為使用證據(jù)不足或有問題時，就會下達(dá)商標(biāo)審查意見（ ），要求申請人提交新的使用證據(jù)。即使是在商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊之后，針對商標(biāo)未實(shí)際使用的撤銷問題，根據(jù)2021年12月18日在其官網(wǎng)公布的《關(guān)于2020年美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案實(shí)施條例的修訂規(guī)定》，也增設(shè)了單方面的消除程序和單方重審程序，同時將“未使用”列入在美國商標(biāo)審理和上訴委員會（TTAB）申請撤銷的理由，該新法將對提交虛假使用證據(jù)的商標(biāo)申請產(chǎn)生影響。

因此申請人應(yīng)確保證據(jù)合法合規(guī)，并固定相關(guān)使用證據(jù)，確保擬提交的商標(biāo)必須是實(shí)際使用或意向使用的商標(biāo)，而不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù)，否則將構(gòu)成虛假申請，增加商標(biāo)的駁回或撤銷風(fēng)險。

（五）關(guān)于商標(biāo)注冊申請方式的選擇

對于在美國市場有商標(biāo)注冊需求但短期內(nèi)無法提供有效使用證據(jù)的部分亞馬遜美國站電商，可考慮基于國內(nèi)有效商標(biāo)申請或注冊，通過馬德里商標(biāo)國際注冊指定美國的方式進(jìn)行美國商標(biāo)申請。

美國商標(biāo)申請對商標(biāo)使用證據(jù)的要求十分嚴(yán)格，通過單一國家注冊方式，除非能提供申請人本國的商標(biāo)注冊證作為基礎(chǔ)（基于他國的商標(biāo)注冊還需遞交商業(yè)聲明），否則必須遞交真實(shí)的使用證據(jù)才能最終獲權(quán)。但通過馬德里指定美國的方式，則可在美國注冊日期起長達(dá)5-6年的時間提供有效使用證據(jù)，同時相應(yīng)的申請成本也會增加，亞馬遜電商可根據(jù)自身實(shí)際需求進(jìn)行權(quán)衡考慮。

（六）關(guān)于代理機(jī)構(gòu)的選擇

申請人應(yīng)委托合法經(jīng)營的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請遞交，或者直接委托美國律師進(jìn)行遞交。專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)或美國律師將最大程度地對申請全流程進(jìn)行把關(guān)，并減少后續(xù)面對商標(biāo)撤銷程序和商標(biāo)重審程序的相關(guān)風(fēng)險。

在甄選代理機(jī)構(gòu)時切忌盲目追求低價，宣傳低價注冊的代理機(jī)構(gòu)不僅難以保障服務(wù)質(zhì)量，更可能因各種不合規(guī)而引起美國商標(biāo)被駁回或撤銷的風(fēng)險，如涉及使用虛假簽名、虛假注冊地址、濫用賬戶等。

附件1：

可代理美國商標(biāo)申請業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)名單：

序號

服務(wù)機(jī)構(gòu)

官網(wǎng)